Auf dieser Seite lernst du, was passiert, wenn es zu einer Markenrechtsverletzung kommt. Insbesondere erkläre ich dir die Ansprüche (Unterlassung, Schadensersatz etc.) und wie sie durchgesetzt werden.

Ausgangspunkt: Verwechslungsgefahr durch Markenanmeldung

Im Zusammenhang mit der Anmeldung einer Marke haben wir bereits die Bedeutung der Verwechslungsgefahr kennengelernt. Kurz zur Wiederholung: Wenn du eine Marke anmeldest, muss das Zeichen bzw. die Grafik genügend unterschiedlich zu anderen Marken sein, wenn sich beide Marken auf die gleichen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen beziehen.

Die eben erläuterte Verwechslungsgefahr spielt bereits bei der Markenanmeldung eine große Rolle. Denn ein Inhaber älterer Schutzrechte kann die Markeneintragung von vornherein mit dem Widerspruch angreifen. Das Markenamt prüft dann die Verwechslungsgefahr. Ist diese gegeben, löscht es die Marke ganz oder zumindest teilweise aus dem Markenregister. Auch später ist noch jederzeit die Löschung einer eingetragenen Marke wegen Vorliegens eines relativen Schutzhindernisses auf Antrag zum Markenamt oder im Wege einer Löschungsklage vor den Zivilgerichten möglich.

Diese eben genannten Verfahren haben alle den Zweck, die Markeneintragung zu verhindern oder zunichtezumachen. Es gibt aber noch eine zweite Ebene, die hiervon zu unterscheiden ist: Die Rechtsverletzung durch eine tatsächliche Benutzung einer Marke.

Was ist jeweils die maßgebliche Verletzung?

Verfahren jüngere Marke
Widerspruch & Löschung Eintragung/Anmeldung
Unterlassungsanspruch/
Schadensersatzanspruch
tatsächliche Benutzung

Wann benutzen Dritte ein Markenrecht rechtswidrig?

Bei Markenrechtsverletzungen durch Benutzung, ist es genau anders als bei Widerspruch und Löschung: Hier – bei Markenrechtsverletzungen – werden immer die Eintragung der älteren Marke mit der tatsächlichen Benutzung der Marke auf dem Markt verglichen. Ob die tatsächliche Benutzung ältere Rechte verletzt, beurteilen Gerichte nach § 14 MarkenG. Es hängt davon ab, ob ein Dritter eine eingetragene Marke entweder identisch oder in zum Verwechseln ähnlicher Weise benutzt wird oder den Ruf des älteren Rechts in unlauterer Weise ausnutzt bzw. beeinträchtigt.

Egal, welchen der drei Tatbestände wir prüfen: Der „Bösewicht“ muss das Zeichen immer markenmäßig benutzen bzw. muss eine solche Benutzung bevorstehen.

Die sog. markenmäßige Benutzung erfordert – laienhaft gesprochen -, dass die Marke geschäftsmäßig auf dem relevanten Markt zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen  benutzt wird. Der jeweils relevante Markt hängt von der Art der Marke ab. Bei DE-Marken kommt es auf den deutschen Markt an, bei Unionsmarken genügt die (rechtsverletzende) markenmäßige Benutzung in jedem anderen der 27 Mitgliedsstaaten.

Bei Unionsmarken genügt die (rechtsverletzende) markenmäßige Benutzung in jedem anderen der 27 Mitgliedsstaaten.

Wir sehen uns im nächsten Abschnitt genau an, welche markenmäßigen Benutzungen gegen ältere Rechte verstoßen.

Die Tatbestände der Markenrechtsverletzung (§ 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1-3 MarkenG)

Es gibt nun 3 Kategorien bzw. Möglichkeiten, wie eine markenmäßige Benutzung ältere Schutzrechte verletzen kann:

3 Verletzungstatbestände

  • identische Benutzung
  • zum Verwechseln ähnliche Benutzung
  • Rufbeeinträchtigung.

Identität der Zeichen und Waren- / Dienstleistungen

Die identische Benutzung eines Zeichens sowohl im Hinblick auf das Zeichen selbst als auch auf die Waren-/Dienstleistungen verstößt immer gegen das ältere Schutzrecht. Es erübrigt sich die (gleich im nächsten Abschnitt behandelte) Frage nach einer Verwechslungsgefahr.

Beispiel:

Nehmen wir an, du bist Inhaber der Marke „Walter“ für die Klasse 41 (Durchführung von Motivationsseminaren). Dann hättest du aller Wahrscheinlichkeit nach einen Unterlassungsanspruch gegen einen Dritten, der das gleiche Zeichen („Walter“) im geschäftlichen Verkehr (also auf dem deutschen Markt) für Dienstleistungen der Klasse 41 nutzt. Wir sprechen dann von einer identischen Benutzung. Bei Waren liegt eine solche identische Benutzung in der Regel bei Produktpiraterie oder Parallelimport vor.

Ähnlichkeit der Zeichen und Waren- / Dienstleistungen (Verwechlungsgefahr)

Aber auch ähnliche Zeichenbenutzungen können dein Markenrecht verletzen, wenn dadurch die Gefahr von Verwechslungen entsteht (Verwechslungsgefahr). Eine Verwechslungsgefahr bejaht die Rechtsprechung unter folgenden Voraussetzungen:

Es kommt auf die Wechselbeziehung an, zwischen:

  • Kennzeichnungskraft der älteren Marke
  • Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen (wobei schon die Übereinstimmung in einer der drei Kategorien genügt
    • klangliche Ähnlichkeit
    • schriftbildliche Ähnlichkeit
    • ähnliche Bedeutung
  • Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

Diese Aspekte würdigen die Gerichte dann in einer Gesamtabwägung, wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt

Beispiel:

Nehmen wir an, ein Dritter nutzt das Zeichen „Wolter“ für Sportveranstaltungen. Dann haben wir nicht identische, sich gegenüberstehende Zeichen. Vielmehr haben wir zwei unterschiedliche Zeichen. Zwar unterscheiden sich die Zeichen zumindest in einem Buchstaben, jedoch ähneln sie sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich. Daher wird man hier von einer Zeichenähnlichkeit ausgehen. Dazu kannst du gerne noch einmal die Seite zur Markenanmeldung besuchen. Dort erkläre ich genauer, was unter Zeichenähnlichkeit zu verstehen ist.

Auch die Dienstleistungen sind zwar nicht identisch, jedoch ähnlich. Denn beide Leistungen (Motivationsseminare einerseits und Sportveranstaltungen andererseits) unterfallen der Klasse 41.

Ergebnis: Der Dritte benutzt nicht nur ein ähnliches Zeichen. Er benutzt es auch für ähnliche Dienstleistungen (der gleichen Klasse). Das Ergebnis: Verwechslungsgefahr liegt vor.

Bei Wort-/Bildmarken müssen wir zwischen schriftbildlichem und bildlichem Gesamteindruck unterscheiden. Bei reinen Bildmarken haben wir ausschließlich einen bildlichen Gesamteindruck. Auf Phonetik und Bedeutung kommt es nicht an.

So wie übrigens bei der Markenanmeldung das Markenamt anhand der Sichtweise des angesprochenen Verkehrs die Verwechslungsgefahr beurteilt, ist es auch bei Verletzungsklagen. Das Gericht versetzt sich in die Lage der angesprochenen Adressatenkreise (das können mehrere sein). Es prüft dann, ob zumindest ein Teil dieser angesprochenen Adressaten einen Zusammenhang zwischen der Zeichenbenutzung und der eingetragenen Marke herstellt. Wenn das der Fall ist, wird es die Verwechslungsgefahr bejahen.

Rufausbeutung bzw. Rufbeeinträchtigung

Beispiel: Ein Whiskyhersteller veröffentlicht eine Werbeanzeige, bei der eine Whiskyflasche auf einem Luxuswagen steht. Auch wenn den angesprochenen Verkehrskreisen klar ist, dass das Fahrzeug von einem anderen Unternehmen stammt als der Whisky, wird ein Teil des Verkehrs zumindest von einer Kooperation beider Unternehmen ausgehen. Dieser Fall hat sich wirklich so zugetragen. Der Fahrzeughersteller sah sich in seinen Rechten verletzt, weil der Whiskyhersteller ohne Erlaubnis den guten Ruf des Fahrzeugs (herausragende Qualität und Wertigkeit) ausnutzte.
Die dritte Kategorie betrifft eine Markenbenutzung eines Dritten, bei der es nicht auf die Zeichenähnlichkeit, auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder gar deren Identität ankommt.

Dadurch besteht die Gefahr, dass die faktische Markenbenutzung durch den Dritten zu der Vorstellung bei den Adressaten führt, dass Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Unternehmen bestehen (Beziehungsirrtum):

  • organisatorische Beziehungen
  • rechtliche Beziehungen
  • wirtschaftliche Beziehungen.

Grund für die Rechtsverletzung ist somit, dass die Markenbenutzung potentiell den guten Ruf und die Wertschätzung der Marke, beeinträchtigt oder unlauter ausnutzt. Die angesprochenen Adressaten erkennen also, dass zwei unterschiedliche Zeichen vorliegen. Sie können diese auch unterschiedlichen Inhabern zuordnen. Es erfordert keine „echte“ Verwechslungsgefahr. Diese Fallgruppe nennen wir daher auch „mittelbare“ Verwechslungsgefahr oder „Trittbrettfahren“.

Erschöpfungsgrundsatz

Stell dir vor, du bist Markeninhaber und verkaufst dein Produkt – sagen wir einfach, einen Energy-Drink namens „ENERMAX“ – an einen Kunden.

Dieser Kunde/diese Kundin möchte es nun weiterverkaufen. Darf er/sie das?

Unser Bauchgefühl sagt ja. Und das ist richtig. Sonst hättest ja auch du ein riesiges Problem wenn du mal ein gebrauchtes Produkt auf Ebay verkaufst.

Aber wie ist es mit Werbung mit der Marke? Und was, wenn Händler das Markenprodukt (noch) gar nicht in ihrem Lager (also von dir erworben) haben? Dürfen sie dann auch mit deiner Marke werben?

Die Lösung: Der Erschöpfungsgrundsatz. Danach „verbrauchen“ sich in der Regel Schutzrechte wie z. B. das Markenrecht, sobald der geschützte Gegenstand (hier: die jeweilige Getränkedose) zum ersten Mal rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde. Für eine Erschöpfung innerhalb des EUBinnenmarkts genügt es, wenn der Gegenstand in irgendeinem Mitgliedsstaat in Verkehr gebracht wird.

Die Folge: Wenn du deinen Drink in Deutschland in Verkehr bringst, darf jeder diesen Drink innerhalb der EU weiterverkaufen (und das, obwohl auf dem Drink deine Marke steht).

Also: einmal verkauft, darf jeder das Markenprodukt weiterverkaufen. „ENER MAX“ Und jetzt kommt’s: Wenn ein Wiederverkäufer dein Produkt (noch) nicht erworben hat, darf er es trotzdem bereits bewerben und dazu deine Marke nennen oder abbilden. Voraussetzung: Es muss dem Werbenden zumindest möglich sein, das Produkt durch einen Deckungskauf zu erwerben.

Beispiele für solche vom Erschöpfungsgrundsatz gedeckte Werbung:

  • Printwerbung (Flyer, Kataloge)
  • Online-Shop
  • Keyword Advertising
  • Social Media Posts

Aber: Ein Weiterhändler darf deine Marke nur im Zusammenhang mit dem konkreten Produkt verwenden. Fehlt der Produktbezug, ist das nicht vom Erschöpfungsgrundsatz gedeckt.

Was ist nicht erlaubt? Ein Weiterhändler darf deine Marke nur im Zusammenhang mit dem konkreten Produkt verwenden. Fehlt der Produktbezug, ist das nicht vom Erschöpfungsgrundsatz gedeckt.

Beispiel aus der digitalen Welt: In Online Shops werden bekannte Marken gerne schon blickfangmäßig auf der Startseite „für sich alleine“ abgebildet. Das wertet die Seite zwar auf. Hier fehlt aber der Produktbezug – die fremde Marke ist dann nicht erschöpft und dem Verwender droht ein Unterlassungsanspruch (Stichwort: „Abmahnung“).

Beispiel aus der KFZ-Branche: Eine „freie Werkstatt“ hat das berühmte BMW Logo überdimensional groß und blickfangmäßig über ihrer Einfahrt angebracht. Die BMW-Marke steht auf diese Weise nicht mehr im konkreten Zusammenhang mit dem Produkt (hier: Dienstleistung einer Werkstatt).

Fazit: Ein einmal von dir rechtmäßig in Verkehr gebrachtes Produkt dürfen Dritte weiterverkaufen und dazu auch deine Marke nutzen Auch wenn Reseller dein Produkt noch gar nicht auf Lager haben, dürfen sie es schon vorab bewerben. Die Erschöpfung gilt immer nur im Zusammenhang mit einem Produkt.

Markeninhaber mahnen gerne EbayNutzer ab, die eines ihrer Markenprodukte verkaufen. Wenn es sich aber nicht um eine Fälschung handelt (auf Ebay vielleicht eher selten …), das Produkt also rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde, ist so eine Abmahnung meist unbegründet.

Der Erschöpfungsgrundsatz tritt nicht in jedem Fall ein. Nach Art. 15 Abs. 2 UMV kann die Benutzung der Marke untersagt werden, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Markeninhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, u. a. bei Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der Waren nach dem Inverkehrbringen. Gerade Luxusmarkeninhaber vertreiben die Waren berechtigt über ein selektives Vertriebssystem und dürfen aus berechtigten Gründen den Vertrieb über Drittplatformen untersagen, siehe etwa OLG Hamburg, Urteil. v. 22.03.2018-3 U 250/16.

Anspruch auf Unterlassung

Beispiel: Ein sehr anschauliches Beispiel liefert der Skilifthersteller Doppelmayr. Das österreichische Unternehmen erhielt vor vielen Jahren plötzlich Anrufe aus China, weil eine Liftanlage nicht funktionierte. Das Skurrile: Doppelmayr hatte diesen Lift, um den es sich drehte, gar nicht gebaut. Der chinesische Liftbetreiber hatte also nicht nur den Doppelmayr Lift kopiert, sondern auch noch das Handbuch einschließlich der Service-Hotline der österreichischen Zentrale.
Stell‘ dir nun vor, du hast eine „alteingesessene“, eingetragene Marke. Du überwachst sie auch nicht regelmäßig (was du eigentlich solltest). Nun stellst du per Zufall fest, dass jemand über einen Online Shop Produkte anbietet (meinetwegen Seifen), deren Kennzeichnung deiner Marke zum Verwechseln ähnlich ist. Möglicherweise hat der Bösewicht dieses Zeichen auch noch als Marke angemeldet, aber darum geht es auf dieser Seite ja nicht (dazu lese bitte die Seiten zu den Themen Widerspruch bzw. Löschung). Hier geht es also um die rechtsverletzende Benutzung.

Nun stell dir vor, du bekommst Anfragen von potentiellen Kunden über deine Website oder gar Reklamationen, die das Produkt des Trittbrettfahrers betreffen.

Ärgerlich? Auf jeden Fall! Doch was tun?

Im Wesentlichen hast du 2 primäre Ansprüche: Unterlassungsanspruch und Schadensersatzanspruch.

  • Unterlassungsanspruch: zielt darauf ab, jemandem die Benutzung deiner Marke in identischer oder ähnlicher Form zu verbieten.
  • Schadensersatz: soll die Schäden kompensieren, die du durch die rechtsverletzende Handlung erlitten hast.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Ansprüche (Auskunft, Urteilsbekanntmachung etc.), auf die wir an dieser Stelle aber (noch) nicht eingehen.

(Vorbeugender) Unterlassungsanspruch

Generell besteht im gesamten Zivilrecht (also, wenn sich zwei natürliche oder juristische Privatpersonen gegenüberstehen) die Möglichkeit, rechtsverletzende Handlungen zu verbieten. Wir nennen das „Anspruch auf Unterlassung“. Geregelt ist er in § 1004 Abs. 1 BGB, aber auch in § 823 Abs. 1 u. 2 BGB. Der Unterlassungsanspruch beinhaltet also das Recht, jemandem etwas zu verbieten. Z. B. „Du darfst das Zeichen „Wolther“ nicht markenmäßig in Deutschland für Seifen benutzen.“ Wenn der Anspruchsgegner dein Recht schon verletzt hat, liegt sog. Wiederholungsgefahr vor. Gegen erneute Beeinträchtigungen wehrst du dich mit dem Unterlassungsanspruch.

Hat der Dritte deine Rechte hingegen noch nicht verletzt, wird das aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kürze tun, besteht Erstbegehungsgefahr. Der Anspruch, den du hiergegen geltend machen kannst, heißt vorbeugender Unterlassungsanspruch.

Unterlassungsansprüche

Verletzung Anspruch
bereits erfolgt Unterlassungsanspruch
Verletzung droht vorbeugender UL-Anspruch

Die Abmahnung: letzte Chance für den Verletzer

Damit nun nicht bei jeder Rechtsverletzung gleich ein Gericht entscheiden muss, gilt der Grundsatz, dass du den Verletzer zunächst abmahnen musst. Die Abmahnung, die du vielleicht schon aus dem Angestelltenverhältnis (als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) kennst, „weist dem Verletzer den rechten Weg“. Ohne vorherige Abmahnung würden Gerichte eine Unterlassungsklage im Regelfall abweisen. Argument: Klage war (noch) nicht geboten, also überstürzt.

Mindestinhalte der Abmahnung:

  • Parteien: müssen klar bezeichnet werden
  • Verletzungshandlung: muss beschrieben werden
  • Rechtliche Ausführungen: zumindest generell beschreiben, auf welches Recht ich mich stütze
  • Fristsetzung: Aufforderung, die Verletzungshandlung fristgerecht abzustellen
  • Androhung: Gerichtliche Schritte, falls Handlung nicht beendet wird

Ziel der Abmahnung ist, dass der Verletzer sein rechtswidriges Verhalten beendet. Weil aber eine einmal erfolgte Rechtsverletzung eine Wiederholungsgefahr indiziert (d. h. sie wird vermutet) genügt die bloße Beendigung der Handlung nicht. Vielmehr muss er eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Diese besteht mindestens aus zwei Komponenten:

  1. Der Verletzer erklärt, dass er das beanstandete Verhalten künftig unterlassen wird.
  2. Für den Fall einer erneuten Zuwiderhandlung verspricht der Verletzer eine Vertragsstrafe.

Die Höhe der Vertragsstrafe muss dabei nicht schon festgelegt werden. Nach dem Hamburger Brauch kann es der Unterlassungsschuldner dem Unterlassungsgläubiger überlassen, eine im Einzelfall billige Vertragsstrafe zu fordern. Deren Höhe kann dann gerichtlich überprüft werden.

Reagiert der Verletzer auf die Abmahnung nicht, bleibt die Wiederholungsgefahr bestehen (und damit auch der Unterlassungsanspruch). Dann steht es dem Inhaber des Markenrechts frei, seinen Unterlassungsanspruch gerichtlich durchzusetzen.

Dazu gibt es zwei Verfahrensarten:

Hauptsacheklage auf Unterlassung

Eine Hauptsacheklage ist eine ganz normale Klage vor den Zivilgerichten mit Beweisaufnahme und in der Regel einer mündlichen Verhandlung.

Einstweilige Verfügung (Unterlassungsverfügung)

Das Eilverfahren hingegen kann man meistens nur innerhalb von 1 Monat seit Kenntnis vom Rechtsverstoß beantragen (sog. Dringlichkeitsfrist). Diese Frist kann u. U. – je nach Gericht – auch etwas länger ausfallen, wenngleich die Monatsfrist von den meisten Gerichten vorausgesetzt wird. Das Gericht prüft dann summarisch, d. h. nicht so tiefgründig wie bei einer Hauptsacheklage.

Eine mündliche Verhandlung findet meistens nicht statt, es sei denn, der Antragsgegner (so nennen wir den Beklagten im Eilverfahren) beantragt sie im Vorhinein durch eine Schutzschrift. Eine Schutzschrift ist so etwas wie eine „vorbeugende“ Klageerwiderung. Weil das Gericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in der Regel nicht an den Antragsgegner zustellt (wie es bei Klagen aber zwingend wäre), sorgt man durch die Schutzschrift vor. Ist eine Schutzschrift hinterlegt (hierfür gibt es ein bundesweites, zentrales Schutzschriftenregister), terminiert das Gericht im Regelfall eine mündliche verhandlung.

Eine mündliche Verhandlung findet ferner dann statt, wenn sich der Antragsgegner mit einem Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung wehrt, nachdem diese erlassen wurde.

Das Eilverfahren kommt im Markenrecht häufig zum Tragen. Denn es ist schnell und effizient, und die einstweilige Verfügung ist sofort vollstreckbar (muss also sofort umgesetzt werden). Häufig wird der Antragsgegner „überrumpelt“, wenn er keine Schutzschrift hinterlegt.

Beseitigungsanspruch

Eine für den Anspruchsgegner unangenehme Folge des Unterlassungsanspruchs ist die Beseitigungspflicht. Der Beseitigungsanspruch ist Folge des Unterlassungsanspruchs. Der Verletzer muss sich also auch im Nachgang noch darum kümmern, dass beispielsweise das Internet frei von den zu unterlassenen Rechtsverletzungen ist. Denn sonst wäre es ja „bequem“.

Beispiele:

  • Suchmaschinenergebnisse
  • Blogs
  • Web-Shops
  • Werbeanzeigen

Anspruch auf Schadensersatz

Ein weiterer essenzieller Anspruch ist der Anspruch auf Schadensersatz. Stell dir nur vor, du hast jahrelang mühevoll eine Marke aufgebaut. Nun kommt ein Trittbrettfahrer und bietet Plagiate über Amazon an. Die Marge ist für den Markenverletzer meist sehr gut, weil er keine Entwicklungskosten hatte (keine Herstellungskosten).

Wenn er nun „nur“ den Unterlassungsanspruch fürchten müsste, wäre es geradezu wirtschaftlich „klug“, fremde – etablierte – Markenrechte durch Plagiate zu verletzen. Das Spielchen könnte man dann so lange durchziehen, bis es der Markeninhaber bemerkt und seinen Unterlassungsanspruch durchsetzt. Durch eine Schutzschrift und diverse prozessuale Mittelchen könnte man dann das Eilverfahren – sofern der Anspruchsteller überhaupt die Dringlichkeitsfrist beachtet hat – ziemlich in die Länge ziehen. Und jeder Tag wäre bares Geld für den Verletzer.


Seite erstellt von Dr. Max Greger am 24. März 2021 (zuletzt aktualisiert: 6. August 2022)